EN BREVE
Una búsqueda fonética permite detectar antecedentes que podrían afectar una nueva solicitud.
Que no aparezca una marca idéntica no garantiza el registro. Que aparezca una marca parecida tampoco significa automáticamente que la nueva marca sea inviable.
La cuestión relevante es si las semejanzas entre los signos, consideradas junto con los productos o servicios involucrados, pueden generar riesgo de confusión o de asociación.
¿Qué revisa una búsqueda fonética?
SENADI describe la búsqueda fonética como una herramienta para verificar si existen en Ecuador marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar o signos que ya se encuentren registrados o solicitados.
Tasa oficial base del informe de búsqueda general de signo distintivo: USD 16.
La búsqueda constituye una actuación previa. No equivale a presentar una solicitud de registro ni sustituye el examen posterior que corresponde realizar a SENADI.
En Olvera Legal la tratamos como un paso previo indispensable desde el punto de vista profesional antes de recomendar la presentación de una marca.
Una marca puede generar conflicto aunque no sea idéntica
Uno de los errores más frecuentes es comprobar únicamente si existe exactamente el mismo nombre.
Dos signos pueden presentar diferencias y, aun así, ser suficientemente semejantes como para requerir un análisis de riesgo.
Según el caso, pueden analizarse:
- semejanza fonética;
- semejanza ortográfica;
- semejanza conceptual o ideológica;
- semejanza gráfica o figurativa.
Por eso la pregunta útil no es únicamente “¿existe exactamente este nombre?”, sino “¿qué antecedentes podrían resultar jurídicamente relevantes para esta marca?”.
La semejanza entre marcas no se decide con un porcentaje
La normativa marcaria no establece una regla matemática según la cual una marca sea registrable o irregistrable por superar determinado porcentaje de similitud.
El análisis debe determinar si existe identidad o semejanza relevante y si, teniendo en cuenta los productos o servicios involucrados, puede producirse riesgo de confusión o de asociación.
“70 % parecida”, “80 % disponible” o expresiones similares no constituyen criterios jurídicos oficiales de registrabilidad.
¿Cómo se comparan dos marcas?
La jurisprudencia andina exige apreciar los signos en conjunto y prestar atención a las semejanzas que puedan permanecer en la percepción del consumidor.
La comparación no debe reducirse a separar artificialmente cada letra o elemento para demostrar que existen diferencias.
En signos denominativos pueden ser relevantes, dependiendo del caso:
- pronunciación;
- estructura de las palabras;
- secuencia de letras y vocales;
- sílabas;
- terminaciones;
- significado;
- elemento con mayor capacidad distintiva.
Ninguno de estos factores funciona aisladamente como una fórmula automática. Cuando existen elementos denominativos y gráficos debe valorarse el signo en su conjunto y determinar, según el caso, qué elementos tienen mayor incidencia en su percepción.
Estar en la misma clase no decide por sí solo el conflicto
La Clasificación de Niza organiza productos y servicios, pero el número de clase no determina automáticamente si dos productos o servicios son similares o diferentes.
La Decisión 486 establece expresamente que las clases de la clasificación internacional no determinan por sí solas la similitud o disimilitud entre productos o servicios.
Dos marcas dentro de una misma clase no necesariamente entran en conflicto por ese solo hecho. De la misma forma, estar en clases distintas no elimina automáticamente todo riesgo cuando los productos o servicios pueden encontrarse relacionados.
¿Qué significa encontrar una marca parecida?
Encontrar un antecedente no significa automáticamente que haya que abandonar la marca. Significa que ese resultado debe analizarse.
Como mínimo, conviene revisar:
- el signo anterior;
- el estado del expediente o registro;
- la fecha relevante;
- los productos o servicios;
- los elementos coincidentes;
- la intensidad de la semejanza;
- la relación entre las actividades involucradas.
Un signo muy próximo utilizado para los mismos productos o servicios puede representar un riesgo considerable. Otros antecedentes pueden tener menor relevancia debido a las diferencias existentes o a la debilidad distintiva del elemento compartido.
Confusión y asociación no significan exactamente lo mismo
El riesgo de confusión puede producirse cuando el consumidor se equivoca respecto del producto, servicio o su origen empresarial.
El riesgo de asociación puede existir cuando el consumidor distingue los signos, pero cree equivocadamente que las empresas o titulares mantienen una relación o vinculación económica.
Por eso modificar una letra, agregar una palabra o cambiar el logotipo no garantiza por sí mismo que el conflicto desaparezca.
De una lista de resultados a una decisión
El resultado de una búsqueda no debería tratarse como una simple lista de nombres.
Primero deben identificarse los antecedentes realmente relevantes; después se comparan los signos, se revisan los productos o servicios involucrados y finalmente se valora qué riesgo representa esa información para la solicitud.
Los antecedentes no presentan semejanzas suficientemente relevantes según la información analizada.
Conviene modificar o replantear determinados elementos antes de presentar.
Existen antecedentes que justifican reconsiderar la estrategia antes de asumir el procedimiento.
Estas denominaciones son una forma de ordenar una valoración profesional. No constituyen categorías oficiales emitidas por SENADI ni garantizan el resultado del procedimiento.
¿Una búsqueda favorable garantiza que SENADI registre la marca?
No.
La búsqueda permite conocer antecedentes y valorar riesgos antes de presentar. SENADI debe posteriormente tramitar la solicitud y realizar el examen de registrabilidad correspondiente.
Por tanto, una búsqueda favorable no equivale a una concesión anticipada del registro.
Conoce qué ocurre después de la búsqueda: Cómo registrar una marca en Ecuador ante SENADI →
Búsqueda fonética y análisis de registrabilidad no son lo mismo
Búsqueda fonética
Localiza antecedentes potencialmente relevantes.
Análisis de registrabilidad
Interpreta esos antecedentes frente al signo que se pretende registrar, los productos o servicios correspondientes y las reglas jurídicas aplicables.
La búsqueda aporta información. El análisis permite decidir qué hacer con esa información.
¿Qué hacer si aparece una marca similar?
La respuesta depende del antecedente concreto. En determinados casos puede mantenerse el signo; en otros puede convenir modificarlo, reforzar su elemento distintivo, replantear el alcance solicitado o elegir otra denominación.
Detectar estos problemas antes de presentar permite tomar la decisión antes de asumir el costo, tiempo y riesgo de un expediente que posteriormente podría ser objetado o negado.
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